알록달록 네모난 조각들을 쌓아 마음껏 상상의 나래를 펼칠 수 있는 ‘레고(Lego)’ 블록은 남녀노소를 불문하고 오랫동안 사랑을 받아왔다. 레고블록 특유의 돌기(stud)를 이용한 쉬운 결합과 해체 방식은 1961년 이후 특허로서 독점 배타적으로 보호되었다가 1978년 특허권의 존속 기간이 만료되었다.¹ 그러나 여전히 레고는 상표, 디자인 등으로 지식재산권 보호의 명맥을 이어오며 후발 경쟁자에 대한 견제를 늦추지 않고 있다.

국내 상표인 ‘BANC’에게도 레고의 공격이 있었다. 레고 ‘미니피겨(Minifigure)²’와 유사한 형상의 ‘BANC’ 등록상표를 취소하기 위해 ‘BANC’가 실제 사용한 상표가 유명 프랜차이즈의 캐릭터 상표와 유사하다는 취소심판을 제기한 것이다.



1 ※출처 : Right2 Direction ‘BRICK WARS’ http://www.designmap.or.kr/ipf/IpTrFrD.jsp?p=134
2 사람 형상을 한 레고 블록


레고는 ‘BANC’가 고의적으로 <등록상표>를 유명 프랜차이즈인 맥도날드의 <대상상표>와 유사하게 변형하여 <실사용상표>로 사용하였기에 맥도날드사와 관련 있는 제품으로 출처의 오인 또는 혼동을 일으킬 가능성이 충분하다고 전했다. 따라서 <등록상표>의 등록 또한 취소되어야 한다고 주장했다.

‘BANC’는 자사의 <등록상표>와 <실사용상표>는 서로 별개의 인형 형상을 가지고 있으므로 서로 유사하지 않으며, <실사용상표>는 상표적 사용이 아닌 디자인적으로 사용된 것으로 <등록상표> 도형 내의 “B” 또는 우측의 “BANC”가 출처표시의 기능을 하는 상표로 사용된 것이라 답변했다. 또한, 비교되는 <대상상표>의 지정상품은 ‘햄버거 등’으로 ‘의류’에 사용되고 있는 <실사용상표>와 차이가 있으므로 상품 출처에 대한 오인 혼동을 초래할 우려가 없다는 의견을 제출했다.




재판부는 BANC의 <등록상표>와 <실사용상표>는 외관상으로 유사하지 않으며 호칭 및 관념도 상이하다고 판단했다. 

외관상으로는 BANC의 <등록상표>는 로봇도형과 검정 테두리를 가진 빨간색 바탕의 사각도형 안에 흰색의 영어문자 “BANC”가 오른쪽으로 약간 기울어지고 모서리 부분이 둥근 형태로 쓰여 있는 도형이 결합되어 있지만, <실사용상표>는 영문자가 있는 사각 도형이 없다. 로봇도형 부분만을 분리하여 관찰하더라도 <실사용상표>는 빨간 가발을 쓰고 있고, 빨간 립스틱을 바른 입술분장을 하고 있으며, 양팔 다리 부분에 붉은색과 흰색의 줄무늬 모양이 있고, 노란색 티셔츠와 빨간색 타이를 착용하고 있으면서 가슴에 영문자 “B”가 없다는 점 등에서 양 상표는 외관이 비유사하다.

호칭과 관념에서 볼 때, BANC의 <등록상표>는 ‘뱅크 또는 방크(혹은 반크)’로 호칭 및 관념될 것인데 반하여 <실사용상표＞는 특별한 호칭 없이 로봇도형의 관념을 가진다 할 것이므로 호칭 및 관념도 서로 다르다 할 수 있다.




두 상표는 빨간 가발을 쓰고 있고, 빨간 립스틱을 바른 입술분장을 하고 있으며, 양 팔부분에 붉은색과 흰색의 줄무늬 모양이 있다는 점에서는 일견 유사성이 있다고 할 수 있으나, BANC <실사용상표>는 얼굴 형태가 사각형이고 손과 발 모양이 기계적인 형태를 띠고 있는 로봇 도형인 반면에, <대상상표>는 얼굴 형태가 둥글고 손과 발 모양이 사람의 형태로서 팔을 벌리고 있는 인간의 형상이므로 양 상표는 외관이 비유사하다고 보았다.




이렇듯 BANC의 <실사용상표>는 <등록상표> 및 <대상상표>와 비유사하고, <실사용상표>를 사용한다고 해서 상품의 품질 및 출처에 대한 오인·혼동을 초래할 염려가 없다. 따라서 <등록상표>를 <실사용상표>로 변형하여 사용함으로써 <대상상표>와 오인·혼동을 일으키게 하려는 부정한 의도는 없었던 것으로 보인다.



레고는 상표 소송에서는 드물게 상표법 제73조 제1항 제2호³를 증거로 하여 ‘BANC’ 등록상표의 취소를 위한 노력을 기울였으나, 결과적으로 재판부는 ‘BANC’의 손을 들어 주며, 국내 브랜드 ‘BANC’에 대한 레고의 견제는 실패로 돌아갔다. 그러나 레고는 다른 상품군의 상표와 디자인까지 경계의 끈을 놓지 않으며, 지식재산권을 통한 지속적인 자사의 브랜드 보호의 노력을 기울이고 있는 점에서는 주목할만하다고 보인다.

3 상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우

글 / 디자인맵 편집부
  감수 / 김기훈 변리사 (해담특허법률사무소)