걱정인형은 과테말라 고산지대에서 살고 있는 마야인들 사이에서 전해지는 설화에서 유래되었다. 아이들이 잠자리에 들기 전에 ‘worry people’이라고 불리는 조그만 인형에게 걱정거리를 말하고 인형을 베개 밑에 넣어두고 자면 인형이 그 걱정을 가져가 준다는 이야기이다.
과테말라의 걱정인형은 돈워리 컴퍼니 대표 김OO이 2009년 5월부터 한국에서 판매해왔으며, 2009년 6월 한국특허청에 ‘걱정인형 Don't worry’ 표장을 인형, 마스코트 인형, 완구(제28류(9판))로 지정하여 상표로 등록출원했다.
하지만 걱정인형이 일반인들에게 널리 알려진 것은 2011년 7월경, 메리츠화재(이하, 메리츠)가 TV나 라디오 등을 통해 ‘우리는 고객님의 걱정을 대신해드리는 메리츠 걱정인형’, ‘걱정은 메리츠 걱정인형에게 맡기시고 당신은 행복하기만 하세요’ 등의 문구를 사용하는 마케팅을 하면서이다. 이때 ‘메리츠 걱정인형’이 등장했고, ‘메리츠 걱정인형’을 사용한 홍보가 큰 효과를 거두자 메리츠는 ‘메리츠 걱정인형’을 고객에게 판촉물로 무상 제공했다.
이에 김OO은 “메리츠가 ‘메리츠 걱정인형’을 제작함으로써 널리 알려진 자신의 걱정인형 표장과 유사한 표장을 사용하여 소비자들의 혼동을 초래하고 있다”고 주장했다. 또한, “광고를 통해 ‘메리츠 걱정인형’이 뒤늦게 높은 주지성을 얻음으로써 ‘역혼동*을 초래하는 행위’를 했다”며, 서울중앙지방법원에 상표권 침해 및 부정경쟁행위를 이유로 메리츠의 상표 사용 금지 및 상품 폐기 및 손해배상을 청구했다.(2012가합60164)
*역혼동(reverse confusion)
역혼동이란 선행 상표사용자(senior user)가 있음에도 불구하고 후행 사용자(junior user)가 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 사용한 결과 수요자들이 선행 상표 사용자의 상품이나 서비스의 출처를 오히려 후행 사용자로 오인·혼동하게 되는 경우를 말한다.
⋇출처 : 김운호(서울고등법원 판사), 상표의 역혼동(Reverse Confusion), 지적재산권 판례평석, 한국지적재산권법제연구원, 2006년 5월, 49쪽) |
걱정인형은 과테말라 설화에서 유래했고, 미국, 일본을 비롯한 여러 나라에서 이미 판매되고 있으며, 김OO이 상표권으로 출원하기 이전에도 한국에 도서나 인터넷을 통해 과테말라의 ‘걱정인형’을 접할 수 있었다. 또한 메리츠의 ‘메리츠 걱정인형’은 보험 상품을 광고할 목적이기 때문에 ‘메리츠’를 제외하고 ‘걱정인형’으로만 간략하게 호칭·관념할 수 없고, 대부분 ‘메리츠 걱정인형’이라고 부르고 있다.
이런 사실을 바탕으로 서울중앙지법은 “걱정인형은 ‘worry doll’을 문자 그대로 번역한 것으로 독창적이지 않아 김OO이 ‘걱정인형’ 명칭을 독점해서 사용할 권리가 없다. 또한 ‘메리츠 걱정인형’ 표장은 김OO의 ‘걱정인형 Don’t worry’와 외관·호칭·관념이 달라 상품의 출처 혼동을 일으킬 염려가 적으므로 메리츠는 김OO의 상표권을 침해하지 않았다”고 판단했다.
그리고 김OO의 걱정인형을 국내 수요자층에게 널리 알려진 상표로 인정하기 어려워 메리츠가 부정경쟁행위를 했다고 볼 수 없고, ‘메리츠 걱정인형’은 김OO의 ‘걱정인형 Don’t worry’ 표장과 달라 오인·혼동을 초래할 우려가 없어 메리츠가 역혼동을 초래하는 행위를 한 것으로 보기 어렵다고 결정 내렸다.
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따라서 김OO의 '걱정인형 Don't worry' 표장은 전체로서 식별력을 인정받아 등록되었지만 ‘걱정인형’이라는 표장은 과테말라 설화에 나오는 단어로 관용표장으로서 식별력이 없어 인형(28류)류에서 김OO이 독점할 수 없고, ‘걱정인형’ 상표에 대한 권리는 누구에게도 없다는 것이다.
그럼에도 불구하고 메리츠는 식별력 있는 ‘메리츠’ 부분을 포함한 ‘메리츠 걱정인형’ 뿐 아니라 ‘걱정인형’ 단독으로도 09류, 20류, 36류, 41류에 상표등록을 받았다. 식별력이 없음에도 ‘걱정인형’ 표장이 상표등록이 가능했던 이유는, ‘걱정인형’은 인형과 상관없는 상품들에 대해서는 식별력이 인정된다는 결과로 볼 수 있다. 인형과 관련된 지정상품에 대해서는 ‘걱정인형’이 아닌 ‘메리츠 걱정인형’으로 등록 받은 것이 그러한 사실을 고려한 것이라 볼 수 있다.
이번 서울중앙지방법원의 판결과 같이 ‘걱정인형’을 누구나 사용할 수 있게 된다면 다른 사람들도 XXX 걱정인형, △△△ 걱정인형 등 다양한 이름의 걱정인형을 판매할 수 있게 될 것으로 예상된다. 하지만 김OO은 이번 판결에 불복하고 고등법원 항소하였는데, 마야인들의 설화에서 유래된 걱정인형의 상표분쟁이 향후 어떤 판결로 결론 내려졌을 지 관심을 가지고 지켜보자.
글 / 디자인맵 편집부
감수 / 김기훈 변리사 (해담특허법률사무소)
(배너) 이미지 출처 : www.worrypeople.co.kr