요즘 한국의 젊은 세대는 “밥은 안 먹어도 커피는 마신다”고 말할 정도로 커피 바람이 강하게 불고 있다. 국내 커피 시장 규모는 4조원에 달하며 커피 전문점은 약 1만 5천 개를 넘어섰다.1 한국특허청에 등록출원된 커피 관련 전체 상표 출원건수를 살펴봐도 전체 6,444건(2013년 10월 기준)2으로 최근 4~5년 사이 큰 폭으로 증가했다.
1 ※출처 : ‘커피 열풍’속 상표 신청 급증 / MBN 뉴스 / 2013.10.03.
2 국내개인 4,096건(63.5%), 국내법인 1,645건(25.6%), 외국법인 630건(9.8%), 외국개인 73건(1.1%)으로 국내 개인의 출원비중이 가장 높음. ※출처 : 특허청(http://www.kipo.go.kr) / 커피열풍에 상표출원 급증! / 2013.10.04.
이렇게 많은 커피 전문점이 우후죽순으로 생기고 있지만, 소비자는 여전히 스타벅스, 커피빈 등 브랜드 커피를 선호하고 있다. 한국 브랜드 경영협회의 자료3에 따르면, 소비자의 브랜드 구매 의사 결정요인 중 ‘브랜드 네임(28%)’ 및 ‘브랜드의 명성(10.6%)’이 38.6%를 차지할 정도로 커피를 선택하는데 ‘브랜드’가 상당한 영향력을 갖는다는 것을 알 수 있다. 그러다보니 대형 커피 프랜차이즈의 로고나 상표명을 유사하게 사용하여 분쟁이 일어나는 경우가 많은데, 그 중 ‘스타벅스’와 관련된 상표분쟁들을 살펴보도록 하자.
3 ※출처 : 브랜드 이미지가 구매의도 및 고객충성도에 미치는 영향 : 커피브랜드를 중심으로(학위논문(석사)) p.20 / 성균관 대학교 / 정미영 / 2007.08
스타벅스는 1999년 이대 앞에 1호점을 개점하여 현재 전국에 653개의 매장이 있다. 특히 2030세대에게 인지도가 매우 높다보니 경쟁업체는 스타벅스의 로고나 상호명과 유사한 상표의 커피점을 개점하고자 했다.
2001년 국내 중소업체 (주)엘프레야가 '엘프레야의 달리는 STARPREYA Coffee’ 도형복합상표(이하, 엘프레야의 상표)를 등록출원했다. 엘프레야의 상표는 스타벅스 로고처럼 녹색의 원형 테두리에 ‘STARPREYA’라고 적혀있고, 내부 원에 ‘여신’의 옆모습이 그려져 있다.
2003년 12월 스타벅스는 엘프레야의 상표가 자사의 상표와 유사해 상표권리를 침해했다고 주장하며 특허심판원에 등록무효소송을 청구했다.
그러나 특허심판원(2003당2794)과 특허법원(2004허당7043)은 “‘STARBUCKS’와 ‘STARPREYA’의 ‘STAR’부분은 일반적인 단어로 식별력이 없으며, 두 상표 모두 영문자를 붙여 이뤄진 것으로 호칭에서 큰 차이가 없다”고 판단했다. 또한, “스타벅스와 엘프레야의 로고에 등장하는 인물이 각각 ‘바다 인어’와 ‘여신’으로 달라 유사상표로 볼 수 없다"고 결론을 내렸다. 이에 스타벅스는 대법원(2005후당926)에 상고했으나 역시 두 상표는 유사하지 않다고 보았고 따라서 엘프레야 상표는 스타벅스의 상표를 침해하지 않은 것으로 판결되었다.
이후 2004년 2월 16일, 엘프레야는 영문 ‘STARPREYA’ 상표만을 등록출원하여 2005년 8월 30일 등록받았다. 이에 스타벅스는 같은 이유로 엘프레야를 상대로 무효소송을 제기(2005당2459)했고, 대법원(2006후당3069)까지 상고했으나 영문 ‘STARPREYA’ 상표가 ‘STARBUCKS’와 출처에 관해 오인·혼동을 일으킬 염려가 없다는 이유로 역시 패소하고 말았다.
2001년 7월 14일, (주)마고스는 특허청에 ‘MAGOS ESPRESSO COFFEE’ 서비스표(이하, 마고스의 서비스표)를 신청하였고, 우여곡절 끝에 3년이 지난 2004년 8월 6일 등록결정이 내려졌다.
마고스의 서비스표는 검정색의 원형 테두리로, 내부 원은 홍갈색의 ‘고대 남성’의 옆모습이 있고, 상단에는 ‘MAGOS’, 하단에는 ‘ESPRESSO COFFEE’라고 적혀있으며 좌우에 ‘빛’모양의 도형이 있다.
2004년 11월 26일, 스타벅스는 마고스의 서비스표가 자사의 서비스표와 동일·유사하고 지정서비스업(커피상품중개업 등)도 같으므로 등록이 무효되어야 한다는 소송을 제기했다(2004당2576). 그러나 특허심판원은 “‘STARBUCKS’와 ‘MAGOS’의 문자 수가 각각 9자와 5자로 다르고, 발음도 ‘스타벅스’ 와 ‘마고스’로 다르게 호칭되고, 도형의 형상이 고대 ‘여성’의 형상과 고대 ‘남성’의 형상으로 소비자에게 다르게 인식돼 전체적인 외관도 서로 유사하지 않다”고 판단하였다. 스타벅스는 대법원(2005허당3826)까지 상고했으나 결국 기각되었고 마고스의 서비스표는 아직까지 권리가 유효하게 남아있다.
베넥스인터내셔날(주)은 2002년 1월 3일 ‘Buck Mulligans authentic irish pub’ 서비스표(이하, 벅멀리건스의 서비스표)를 등록출원해 2004년 5월 등록받았다. 2004년 7월 스타벅스는 벅멀리건스의 서비스표 등록을 무효하는 심판을 특허심판원(2004당1649)에 제기했는데 또 다시 패하고 말았다.
스타벅스는 자사와 벅멀리건스의 서비스표가 “전체적인 구성방식이 동일하고, 영문자 ‘Buck’을 공통적으로 포함해 호칭도 매우 유사하여 소비자들이 출처를 오인·혼동 할 수 있다”고 주장했다.
그러나 특허심판원은 “양 서비스표는 문자 구성이나 글자체 및 중앙부의 도형이 달라 전체적으로 외관이 서로 비유사”하며, “벅멀리건스의 표장은 ‘수사슴, 사슴가죽, 사나이, 멀리건 스튜, 정통 아일랜드식 선술집’등으로 인식되는 표장이고, 스타벅스 표장은 ‘왕관을 쓴 여인’으로 인식되거나 소설 ‘모비딕’에 나오는 커피를 좋아하는 일등항해사의 이름인 ‘STARBUCKS’로 인식하여 관념이 서로 비유사하다”고 판단했다. 그리고 “‘STARBUCKS’는 항상 ‘스타벅스’ 전체로 호칭되므로 스타벅스는 4음절, 벅멀리건스 서비스표의 ‘BUCK’은 1음절로 호칭 또한 비유사”하다고 여겼다.
즉, 특허심판원은 양 서비스표는 외관, 관념, 호칭이 상이해 서로 비유사하고 구성이나 모티브 등도 연관성이 없다고 판단해 벅멀리건스의 서비스표는 무효로 되어야 한다는 스타벅스의 주장은 받아들여지지 않았다.
스타벅스는 2002년 미국에서 ‘STARBUCKS DOUBLESHOT(스타벅스 더블샷)’이라는 커피 제품을 출시하였고, 국내에서는 2002년 2월 ‘STARBUCKS DOUBLESHOT’ 상표를 등록출원하고 2006년부터 동서식품과 함께 ‘STARBUCKS DOUBLESHOT' 캔커피를 판매하기 시작하며 ‘DOUBLESHOT(더블샷)’이란 용어를 몇 년간 사용해왔다.
스타벅스 더블샷 캔커피가 판매되고 있는 가운데 2012년 5월, 남양유업은 ‘DOUBLESHOT’ 용어를 사용한 ‘FRENCHCAFE DOUBLESHOT(프렌치카페 더블샷)’ 캔커피를 출시했다. 그해 11월, 스타벅스는 “남양유업의 ‘FRENCHCAFE DOUBLESHOT’ 상표가 자사의 제품과 호칭도 동일하고 제품의 외관도 매우 유사하다”며 남양유업을 상대로 ‘DOUBLESHOT’ 상표 사용을 중단하라는 상표권침해금지 등 청구소송을 냈다.
그러나 서울중앙지법 재판부는 “‘DOUBLESHOT’은 기존의 양보다 2배의 농도를 지닌 커피라는 의미의 ‘기술적 표장4’으로 볼 수 있어 남양유업이 ‘DOUBLESHOT’을 사용했다고 해서 스타벅스의 상표권을 침해했다고 보기 어렵고, 유사·혼동 가능성도 없는 것으로 보인다”고 판단하며 스타벅스는 또 다시 패배를 맞이했다.
4 사물 즉 상품의 성질을 기술하거나 설명하는 용어로 이루어진 표장으로 그 상품의 산지, 품질, 형상, 가격, 생산방법, 가공방법, 사용방법, 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장. ⋇출처 :디자인맵 IP용어사전
스타벅스는 4번의 상표 분쟁에서 모두 패하는 결과를 얻었지만 이는 이기는 것이 목적이 아니라 스타벅스의 유명세에 편승하려는 예비 짝퉁 상표 사용자에 대한 경고일지도 모른다. 스타벅스는 유사 상표에 대한 적극적인 상표소송뿐만 아니라 꾸준히 상표를 권리화하며 스타벅스의 브랜드 진입장벽을 높이기 위해 노력하고 있다. 이러한 철저한 관리를 통해 스타벅스의 명성이나 브랜드 가치는 향후에도 오래 지속될 것으로 보인다.
글 / 디자인맵 편집부
감수 / 김기훈 변리사 (해담특허법률사무소)
(배너) 이미지 출처 : http://www.istarbucks.co.kr