국내 최초로 밀폐용기를 출시한 코멕스 산업(이하, 코멕스)과 업계 매출 1위를 달리고 있는 락앤락이 ‘크리스털 물병’ 디자인을 놓고 소송을 벌였다. 두 번의 재판이 있었고 두 개의 결론이 나왔다. 과연 이유가 무엇일까? 각 재판의 내용을 좀 더 자세히 살펴보도록 하자.
Round 1) 특허심판원(2012당2748)의 심결 – 디자인보호법 기준
코멕스는 2007년 6월 개발한 ‘크리스털 물병(수통)’을 한국 특허청에 디자인 등록출원하고 출시 및 판매를 시작했다. 비슷한 시기에 락앤락 역시 ‘크리스털 물병’과 유사한 디자인의 수통을 출시했고 특허심판원에 코멕스의 ‘크리스털 물병’에 대한 디자인등록무효심판(2012당2748)을 청구했다.
락앤락은 코멕스의 등록디자인이 용이창작이라고 주장하며 여러 증거자료를 제출했다. 락앤락의 주장으로는 코멕스의 수통디자인은 출원전에 공지된 여러 디자인과 부분적으로 유사하며, 이는 등록디자인이 속한 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구나 용이하게 창작할 수 있는 디자인이라는 것이다. 따라서 디자인보호법 제5조 제1항 제3호1와 디자인보호법 제5조 제2항2에 해당하여 등록이 무효가 되어야 한다.
1 제5조(디자인등록의 요건) ①공업상 이용할 수 있는 디자인으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것을 제외하고는 그 디자인에 대하여 디자인등록을 받을 수 있다.
1. 디자인등록출원전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 디자인
2. 디자인등록출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 디자인
3. 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인에 유사한 디자인
※ 현재는 해당내용이 디자인보호법 제33조 제1항 제3호로 개정됨.
2 제5조(디자인등록의 요건) ②디자인등록출원전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 제1항제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인의 결합에 의하거나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인(제1항 각호의 1에 해당하는 디자인을 제외한다)에 대하여는 제1항의 규정에 불구하고 디자인등록을 받을 수 없다.
※ 현재는 해당내용이 디자인보호법 제33조 제2항으로 개정됨.
반면에 코멕스는 자사의 등록디자인은 유선형의 오각기둥이 물 흐르듯 흘러내리는 수통 몸체와 스크루 모양의 뚜껑 결합부가 연결된 것으로, 증거자료와는 비유사한 디자인이며 용이하게 창작할 수 있는 디자인이 아니라고 주장했다.
이에 특허심판원은 코멕스의 등록디자인은 다음과 같은 특징이 있다고 보았다.
<특징 ①> 전체 형상 : 원통의 형상이고, 표면이 아래로 흘러내리는 웨이브 형상의 굴곡이 불규칙적으로 형성되어 있는 점
<특징 ②> 몸체 상단의 단턱, 뚜껑과 연결되는 부분에 볼록한 라운드를 경유한 나사선이 형성되어 있는 점
락앤락이 제출한 공지디자인 중 증거자료 1번은 코멕스 등록디자인의 <특징 ①>과 매우 유사하며, 6번~9번은 몸체 형상은 다르나 몸체 상단에 단턱과 나사선이 형성된 것이 <특징 ②>와 동일하다고 보았다. 이에 특허심판원은 코멕스 등록디자인과 공지디자인은 물 등을 담을 수 있는 용기에 관한 것으로 서로 속하는 분야가 동일하고, 등록디자인의 특징은 공지디자인에 모두 개시되어 있다고 판단했다. 즉, 증거자료 1번의 몸체와 증거자료 6번~9번의 몸체 상단 뚜껑 연결 부분을 결합하여 등록디자인을 용이하게 창작할 수 있기에 본 등록디자인은 무효가 되어야 한다고 심결한 것이다.
코멕스는 특허심판원의 판단에 불복해 특허법원(2013허당1689)에 심결취소소송을 제기했으나 특허법원은 이를 기각하는 판결을 2013년 5월 30일 확정했다.
Round 2) 서울중앙지법(2012가합529007)의 판결 – 부정경쟁방지법 기준
코멕스는 수통 등록디자인이 무효 결정된 이후 락앤락을 상대로 서울중앙지법에 손해배상 청구소송을 제기했고 민사합의 13부는 락앤락이 “2007년부터 2010년까지 물병을 판매한 것에 대해 코멕스에 2,000만 원을 배상하라”는 일부 승소 판결을 내렸다.
법원은 두 제품의 <전체적 형태>에 관해 살펴보면,
① 몸통부의 재질이 투명한 플라스틱이고
② 몸통에는 나선형(screw)의 꼬임 형상이 있으며,
③ 몸통 위에는 색상이 있는 플라스틱 재질의 뚜껑이 있고
④ 양자는 각 높이와 부피 역시 매우 비슷하여 전체적인 형태가 동일하다고 판단했다.
이외에도 <밑바닥 형태>, <몸통의 형태>, <뚜껑의 형태>가 모두 동일하다고 보았다.
또한, 코멕스가 2007년 6월경부터 제품을 제조하여 판매했고, 락앤락은 그 이후인 2008년경부터 판매하기 시작한 점과 동종 업계에서 플리스틱 물병을 제조하여 판매하면서 락앤락이 코멕스 제품의 존재를 알고 있었던 것으로 보이는 점 등을 들어 락앤락이 코멕스의 제품의 형태를 모방하려는 모방의사도 있었던 것으로 보았다.
하지만 락앤락은 코멕스의 디자인이 등록무효로 인해 자유실시디자인에 해당하므로 권리가 없다는 것으로 법원에 맞섰다. 그러나 재판부는 “부정경쟁방지법상 상품형태 보호행위는 디자인보호법에서 요구하는 정도의 창작성을 요건으로 하지 아니한다”며, 코멕스의 제품은 “동종의 다른 상품들과는 그 형태에 상당한 차이”가 있으므로 “제품이 모방될 경우에는 경쟁상 불공정이 야기될 것임은 명백”하다고 판단했다.
과거 2000년대 초반부터 시장에서 유행한 물결무늬 물통의 형태와 동일하거나 유사하다는 락앤락의 주장에 대해서도 “‘동종의 상품이 통상적으로 갖는 형태’라 함은 그 형태가 동종업계의 시장에서 사실상 표준으로 되어 있거나 상품의 기능상 그러한 형태를 취하지 않고서는 상품으로 성립하기 어려운 형태를 말하는 것”이라고 판단했다.
따라서 법원은 락앤락은 부정경쟁방지법상 상품형태 모방행위에 해당하여 코멕스가 입은 손해를 배상할 의무가 있는 것으로 최종 판결 내렸다.
손해배상 기간은 2007년 6월경부터 2010년 5월 31일경까지 3년간 코멕스가 입은 손해를 배상하는 것으로 하며 손해배상 금액은 2천만 원으로 결정되었다.
그렇다면, 코멕스는 ‘크리스털 물통’의 등록디자인이 무효가 됨에 따라 독점적인 권리 행사를 할 수가 없게 되었음에도 불구하고 어떻게 민사소송에서 손해배상 일부 승소 판결을 얻을 수 있었을까? 바로 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하, 부정경쟁방지법)에 의해서다.
부정경쟁방지법은 국내에 널리 알려진 타인의 상표·상호 등을 부정하게 사용하는 등의 부정경쟁행위와 타인의 영업비밀을 침해하는 행위를 방지하여 건전한 거래질서를 유지하기 위한 법률이다.
코멕스의 ‘크리스털 물통’의 형태가 갖추어진 날부터 3년이 지나기 전에 락앤락이 코멕스 물통의 형태를 모방한 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 자목에 규정된 바와 같이 침해가 형성된다.
| [부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조(정의) 제1호 자목]
자. 타인이 제작한 상품의 형태(형상·모양·색채·광택 또는 이들을 결합한 것을 말하며, 시제품 또는 상품소개서상의 형태를 포함한다. 이하 같다)를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 행위는 제외한다.
(1) 상품의 시제품 제작 등 상품의 형태가 갖추어진 날부터 3년이 지난 상품의 형태를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위 (2) 타인이 제작한 상품과 동종의 상품(동종의 상품이 없는 경우에는 그 상품과 기능 및 효용이 동일하거나 유사한 상품을 말한다)이 통상적으로 가지는 형태를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위 |
우리나라 부정경쟁방지법은 2004년부터 제2조 1항 자목으로 상품 형태의 보호를 인정하고 있으며 여기서 상품의 형태는 트레이드 드레스의 요소로 볼 수 있다. 그리고 상품형태가 주지성을 획득했다면 제2조 제1호 가목3으로 보호받을 수 있다. 특히 2013년 7월에는 제2조 1항 차목4이 추가되면서 부정경쟁방지법이 포괄할 수 있는 범위를 더욱 넓혔다. 가목, 자목, 차목 이 세 조문으로 인하여 현재로서는 상품의 형태가 디자인보호법에 의해 특허청에 등록을 받지 않았다고 하더라도 법적으로 보호를 받을 수 있는 것이다.
3 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조(정의) 제1호 가목.
국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기·포장, 그 밖에 타인의 상품임을 표시한 표지(標識)와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포(頒布) 또는 수입·수출하여 타인의 상품과 혼동하게 하는 행위
4 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조(정의) 제1호 차목.
그 밖에 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는
방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위
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하지만 모든 디자인이 부정경쟁방지법에 의해 보호를 받을 수 있다고 생각하면 큰 오산이다. 부정경쟁방지법을 통해 보호를 받기 위해서는 자신의 디자인이 침해당했고 이로 인해 거래질서가 어지럽혀졌음을 소송을 제기하는 원고 측이 직접 입증해야 한다. 하지만 그 입증이 충분한지, 두 디자인이 실제로 유사한지, 상대방이 모방하려는 의사가 있었는지와 더불어 합리적인 배상금액까지 모두 법원에서 결정한다. 또한, 디자인보호법과 달리 부정경쟁방지법에 의한 배상은 물품이 형태가 갖추어진 날로부터 3년이기 때문에 그 배상액은 원고의 기대에 못 미치는 경우가 많다. 이에 따르는 소송비와 소요되는 시간 또한 만만치 않을 것이다.
서울중앙지방법원에서 내린 판결은 앞서 특허심판원과 특허법원에서 내린 판결과 결과가 상이해 항소가 예상되기도 했으나 락앤락은 패소 판결문을 송달받은 지 2주가 지나도록 항소 의사를 밝히지 않아 법원의 판결대로 코멕스에 2,000만 원을 배상키로 했다. 락앤락 측은 “소송에 휘말린 제품이 현재는 팔리지 않는 단종된 제품인 데다 굳이 소송을 지속해 소송비용을 부담할 필요가 없다는 의견이 있었다”며 “디자인에 관해서는 무효 심결을 얻은 데다 거듭 소송에 휘말리는 모습을 보이는 것도 좋지 않다는 판단에서 항소를 포기했다”고 이유를 설명했다.
글 / 디자인맵 편집부
감수 / 김기훈 변리사 (해담특허법률사무소)
※이미지 출처 :
코멕스 홈페이지 http://www.ikomax.co.kr
본 사건 심결문(2012당2748) 및 판결문(2012가합529007)