미국법인 화이자는 1997년 말 남성 발기부전 치료제인 비아그라(Viagra)를 개발했다. 이듬해 3월 27일, 미국 식품의약국(FDA)에서 판매 승인을 받은 후 의사 처방전을 받은 자에 한해 약국에서 판매되기 시작했고, 한국을 포함한 전 세계적으로 비아그라는 블루 다이아몬드로 불리며 선풍적인 인기를 끌었다.


화이자는 비아그라와 관련해 1992년 물질특허¹와 1994년 용도특허²를 국제등록출원했고, 알약의 형상을 1998년 4월 미국특허청과 9월 한국특허청에 디자인권으로 등록출원했다. 또한, 2003년 11월 푸른색의 다이아몬드 형상을 각각 ‘색채상표’와 ‘입체상표’로 한국특허청에 등록출원하며 순차적으로 권리를 확장해 나갔다.

¹정밀화학(의약)ㆍ고분자ㆍ생명공학 분야에서 발명된 화합물이나 미생물 등 신규물질에 허여되는 특허권.  ※출처 : [네이버 지식백과], 물질특허, 시사상식사전, 2013, 박문각
²용도발명에 대한 특허. 용도발명이란 특정의 물건에 존재하는 특정성질만을 이용하여 성립하는 발명. 용도발명도 물건의 방법이나 생산방법의 발명과 같이 발명의 일종으로서 특허의 대상이 될 수 있음. ※출처 : 특허청 고충민원창구


특허권 중 물질특허는 2012년 5월 17일부로 권리가 만료되었고, 권리가 2년 정도 남아있던 용도특허는 국내 경쟁사들에 의해 2012년 5월 30일자로 무효화되어 화이자는 비아그라에 관한 특허권리를 모두 잃게 되었다.

그동안 독점 판매했던 화이자의 비아그라 관련 특허권리가 모두 무효화되자 국내 경쟁사 10여 군데에서 비아그라 복제약을 출시하기 시작했고, 그중 한미약품의 팔팔정은 비아그라 알약과 유사한 푸른색 다이아몬드 형상으로 판매하고 있었다.


화이자의 블루 다이아몬드 브랜드가 위협을 당하자 화이자는 2012년 10월, 한국특허청에 남아있던 디자인권과 상표권을 근거로 한미약품에 디자인권 침해 금지 등 판매금지 가처분소송을 <서울중앙지방법원>에 제기했다(2012가합87022).이에 맞서 한미약품도 화이자의 알약 디자인권을 무효화하는 소송을 <특허심판원>에 청구했다(2012당3209).

상기 두 사건을 각각 살펴보자.



본 소송에서 서울중앙지방법원은 ‘디자인권 침해 여부’, ‘상표권 침해 여부’, ‘부정경쟁행위 해당 여부’ 3가지 사항에 대해 판단을 내렸는데, 본 고에서는 ‘디자인권 침해 여부’와 관련하여 중점적으로 살펴보았다.
 

서울중앙지방법원은 한미약품이 제시한 3개의 선행 증거물과 화이자의 알약 등록 디자인을 비교한 결과 “각 모서리가 둥근 다이아몬드 도형으로, 가로 : 세로 비율이 비슷하고 측면도상 기둥 형태 부분과 좌우로 튀어나온 유선형의 형상을 하고 있어 심미감이 유사하다”고 결정을 내렸다. 또한 “화이자의 디자인은 푸른색을 띠고 있기는 하나 별다른 모양 없이 단색으로 이루어져 독특한 심미감을 주지 않는다”고 판단했다. 그 결과 “화이자의 디자인은 신규성이 없어 그 권리가 애초부터 없는 것이었기 때문에 한미약품의 알약 디자인이 화이자의 알약 디자인권리를 침해했는지를 살펴볼 이유가 없다”고 판결했다.
디자인권 침해 여부에 이어 상표권 침해와 부정경쟁행위 해당 여부에 관해서도 화이자의 주장은 인정받지 못했다.


상기 디자인 침해 금지 소송과 별도로 한미약품은 화이자의 알약 등록디자인을 무효화시키기 위해 <특허심판원>에 디자인무효소송을 제기했다. 한미약품이 특허심판원에 제출한 11개의 증거물 중 ‘증거물 D’는 1995년에 미국 제약협회에서 발행한 간행물 ‘Tableting Specification Manual Fourth Edition(TSM 4판)'에 게재된 것으로 본 소송에서 화이자의 디자인권을 무효시키는 결정적인 증거 역할을 했다.
 

 
‘증거물 D’와 화이자의 등록디자인은 위에 표에서 볼 수 있듯이 전체적인 형상이 유사하고 색채는 도면상 회색 단일색으로 표현되어 있어 디자인에 영향을 끼치지 않아 양 디자인이 주는 심미감이 유사하다는 것이다, 또한 증거물 D는 화이자의 알약 등록디자인의 출원(1998.09.26)일보다 앞서 공개되었기 때문에 특허심판원은 화이자의 알약 등록디자인이 신규성이 없어 등록이 무효화되어야 한다고 결론 내렸다.
 

2013년 3월 29일, ‘화이자에게 블루 다이아몬드 형상의 알약 디자인 권리가 없다’는 동일한 결과가 서울중앙지방법원과 특허심판원에서 내려졌다.
특허, 디자인과는 달리 창작의 개념과는 무관한 상표권 침해 및 부정경쟁행위 주장 또한 ‘해당 상품이 전문의약품으로서 소비자인 의사, 약사들 사이에서 형상만으로 혼동을 일으킨다고 보기 어렵다’는 취지로 부정 되었는 바, 이러한 결론이 상급심에서도 유지될지 귀추가 주목된다.