현행법상 디자인의 보호방안은, 지식재산법에서는 디자인보호법, 실용신안법, 상표법, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률(이하 ‘부정경쟁방지법’이라 함) 및 저작권법을 들 수 있고, 그 외 민법의 일반불법행위법리와 계약법의 법리에 의하여 보호받을 수 있다. 이 글에서는 위와 같은 다양한 디자인의 보호방법 중에서도 특히 미등록디자인¹에 대한 보호를 목적으로 2004년 신설된 현행 부정경쟁방지법상 상품형태모방금지조항을 살펴보는데 중점을 둔다. 그 입법적 유래로 보이는 유럽연합의 미등록공동체디자인제도와 대비하도록 한다.

 ¹ 미등록디자인은 ‘비(非)등록디자인’이라고도 호칭되지만, 이 글에서는 미등록디자인이라고 한다. 
 
 

우리나라는 미등록디자인의 보호를 목적으로 하는 유럽연합(EU)의 미등록공동체디자인권(Unregistered Community Design;UCD, 2002년 3월 6일부터 유효함)이나 영국의 미등록디자인권(UCD)과 동일한 것을 현행 디자인보호법에서 명문으로 가지고 있지는 않다.²  다만, 2004년 1월 20일 개정에 의하여 부정경쟁방지법에 도입된 상품형태모방금지조항(부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목)에서, 창작보호법은 아니지만 상품형태모방을 부정경쟁행위의 한 유형으로 신설함으로써, 실질적으로 미등록디자인의 보호를 도모하는 제도로서 기능과 역할을 다하고 있다. 즉, 일정한 제한아래 타인이 제작한 상품의 형태(형상, 모양, 색채, 광택 또는 이들을 결합한 것을 말한다)를 모방하는 행위는 부정경쟁행위로서 그러한 상품의 형태에 관한 시제품 제작 후 3년 동안은 부정경쟁방지법에 의하여 보호받을 수 있게 된 것이다.

² 차상육, “유럽연합 디자인법에서의 미등록공동체디자인의 보호” , 『정보법학 제15권 제1호』,한국정보법학회,  2011.4, 32면 이하 참조.

  

우리의 부정경쟁방지법상 상품형태모방금지조항(부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목)은 일본의 부정경쟁방지법 제2조 제1항 3호의 규정에 영향을 받은 것으로 통상 알려져 있다. 비교법적 검토에 의하면, 일본의 부정경쟁방지법 제2조 제1항 3호에는 그 보호기간의 종기를 ‘최초로 판매한 날로부터 3년’이라고 규정하고 있는 바, 일본이 당시 검토 중이었던 유럽연합의 미등록공동체디자인권을 참고한 것으로 보인다.³ 이런 점에 비추어 보면, 결국 우리나라의 상품형태모방금지조항의 모태도 유럽연합의 미등록공동체디자인권에 있고 거기에서 유래하였다고 해도 과언이 아니다.

³ 經濟産業省知的財産政策室 編, 『逐條解說不正競爭防止法 平成13年改正版』, 2001, 39頁 참조.  일본은 1993년 개정된 일본 부정경쟁방지법(1994. 5. 1. 시행) 제2조 제1항 제3호에서 상품형태모방금지조항을 신설하였지만, 2005년 6월 29일자 법률제95호로 개정하였다. 2005년 개정법에서는 상품의 형태의 개념과 모방의 개념을 분명히 하기 위하여 정의규정을 두었다. 즉 상품의 형태란 수요자가 통상의 용법에 따라 사용함에 있어서 지각에 의하여 인식할 수 있는 상품의 외부 및 내부의 형상 및 그 형상에 결합한 모양, 색채, 광택 및 질감을 말한다고 한다. 또, 모방한다란 타인의 상품의 형태에 의거하여 그것과 실질적으로 동일형태의 상품을 작출하는 것을 말한다고 한다.




우리의 상품형태모방금지조항(부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목)은 등록디자인의 창작성을 그 보호목적으로 하는 디자인보호법과는 일응 구별된다. 왜냐하면 위 조항의 입법취지는 상품형태의 모방행위를 금지함으로써 시간과 비용, 또는 노력을 투자한 선행개발자의 이익을 보호하는 데에 있기 때문이다.⁴
 
또 청구주체면에서도 디자인보호법과 구별된다. 즉, 부정경쟁방지법 제4조(금지청구권) 및 제5조(손해배상청구권)에 기하여 상품형태모방금지조항(부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목)의 청구주체를 파악하면, 자신의 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자라고 해석된다.⁵  이런 점에서 디자인을 창작한 디자이너라 할지라도 자신의 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자에 해당하지 않으면 즉, 단순히 디자이너라는 자격만으로는 상품형태모방금지조항의 청구주체성에서 배제될 수 있다. 요컨대, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목은 유럽연합의 미등록디자인권과 달리 창작보호법을 추구하는 점이 아니라는 점에서 구별된다. 즉, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목은 그 보호요건으로써 창작성을 요건으로 하지 않는 점에서 우리의 디자인보호법과 저작권법과 차이가 있다.

⁴ 서울남부지방법원 2007. 2. 8. 선고 2006가합6288 판결; 서울동부지방법원 2008. 12. 1. 선고 2006가합1983 판결.
⁵ 차상육, “응용미술의 저작권법상 보호에 관한 연구”, 한양대 대학원 박사학위논문, 2010.2, 309면.




(1) 우리 디자인보호법 제2조 제1호의 디자인의 정의⁶에 의하면, 우리법상 디자인은 물품을 필수적 구성요소로 하여 정의되어 있으나, 유럽연합(EU)에서는 물품성을 전제로 하지 않고 있다. 따라서 우리의 경우 원칙상 그 형태가 동일하더라도 물품이 다르면 디자인이 다른 것으로 해석된다.  한편, 우리 디자인보호법상 물품의 정의 규정은 두고 있지 않고 있다. 이 점에 관하여 판례는 독립된 거래의 대상 및 호환의 가능성을 요구한다.⁷
  
(2) 유럽공동체디자인지침(Directive) 및 유럽공동체디자인규정(Regulation)은 디자인의 보호요건으로서, 신규성(novelty)과 함께 독특성(individual character)을 정하고 있다(지침3조2항, 규정4조1항). 이런 점에서 우리의 디자인보호법상 등록디자인 보호요건(신규성 및 창작비용이성)과 부정경쟁방지법상 미등록디자인의 보호요건과는 차이가 있다. 구체적으로 보면, EU의 독특성(individual character) 요건은 디자인이 통상의 정보를 가진 사용자(informed user)의 관점에서 공지디자인과 식별될 수 있는 지 여부를 묻는 점에서 디자인의 창작의 정도는 문제로 되지 않는다. 통상의 정보를 가진 사용자(informed user)는 미등록공동체디자인권의 침해판단의 주체로서 작용한다. 이런 점에서 비추어 보면 우리 디자인보호법상 창작비용이성 요건과는 차이가 있다.

(3) 디자인의 유사여부 판단에 있어서도 디자인이 표현된 물품의 동일·유사 여부가 그 전제로 하여 판단하는 것이 판례의 태도이다.⁸ 그런데, EU의 유럽공동체디자인제도 아래에서는 디자인의 유사여부 판단에 있어서 물품의 동일·유사여부는 문제로 되지 않는다. 따라서 디자인이 표현된 물품이 가령 다르더라도 디자인 자체가 동일·유사하다면 등록디자인과 비교대상디자인의 양 디자인은 서로 유사한 것으로 취급하고 있다.

(4) 유럽연합(EU)의 미등록디자인권과 달리, 우리 부정경쟁방지법상 상품형태모방금지조항 보호대상에서 제외되는 것으로서, ①상품의 시제품 제작 등 상품의 형태가 갖추어진 날로부터 3년이 경과한 상품과 ②타인이 제작한 상품과 동종의 상품이 통상적으로 갖는 형태를 규정하고 있다. 동종의 상품이 통상적으로 갖는 형태란 그 형태가 몰개성적이거나 기능적인 경우를 의미한다.⁹  한편, EU에서는 기능적 형태와 상호연락디자인(must fit)은 그 보호대상에서 제외하고 있다(규정 8조 참조). 한편, 일본의 2005년 개정 부정경쟁방지법에서는 당해 상품의 기능을 확보하기 위하여 불가결한 형태를 보호대상에서 제외하고 있다. 일본은 개정 전 1993년 부정경쟁방지법에서는 우리나라와 현행법과 같이 동종의 상품이 통상 갖는 형태라고 규정하고 있었으나, 학계나 실무계에서 동종의 상품이 통상 갖는 형태의 의미가 불명확하다는 비판이 높았었다. 

(5) 유럽연합(EU)의 미등록디자인권과 대비해 볼 때, 우리 부정경쟁방지법상 상품형태모방금지조항 보호기간 및 기산일에 차이가 있다. 우선, 보호기간에 관해서는 EU의 경우 지침(Directive)10조는 등록공동체디자인에 대하여 등록출원일로부터 5년으로, 갱신에 의하여 최장 25년으로 된다고 규정하고 있고(규정(Regulation)12조 참조), 미등록공동체디자인은 디자인이 공동체내에서 최초로 공중의 이용에 제공된 날부터 3년간 보호된다(규정11조1항)고 규정하고 있다. 또 EU에서는 미등록공동체디자인은 디자인이 최초로 ‘유럽공동체 역내’의 공중의 이용에 제공된 때로부터 보호기간이 개시된다. 이런 점에 비추어 보면, 우리의 상품형태모방금지조항에서는 상품의 시제품 제작 등 상품의 형태가 갖추어진 날로부터 3년간 보호된다.  

한편 일본의 2005년 개정부정경쟁방지법상 상품형태모방금지조항에서는 일본 ‘국내’에서 상품을 최초로 판매한 날로부터 3년간 보호한다고 규정하고 있다. 그러나, 우리의 부정경쟁방지법에서는 지역적 제한을 두지 않고 있어서, 실무상 문제가 되고 있다. 국외에서 제조되어 국내에 수입된 상품의 경우에 있어서 그 모방행위가 국내에서 수입된 이후에 발생한 경우 그 보호기간의 종기의 기산점을 어디에 두느냐 하는 것이 실무상 쟁점이 되고 있다. 

우리 법은 부정경쟁행위의 유형으로서 모방상품 판매 등 행위로서 규정하고 있으므로, 상품형태를 갖추어진 날(제조된 날)부터 기산일로 삼는 것은 합리적이지 않다는 비판¹⁰과 일본의 2005년 개정법의 취지 및 유럽의 미등록디자인권의 보호제도 등에 비추어 보면, 생각건대 지역적 제한을 두어 “국내에서 상품의 형태가 갖추어진 날로부터 3년”간 보호하는 등으로 상품형태모방금지조항을 개정하는 것이 미등록디자인보호의 국제적 조화라는 정책적 측면에서 보다 바람직하다고 보인다.

⁶ “디자인”이라 함은 물품[물품의 부분(제12조를 제외한다) 및 글자체를 포함한다. 이하 같다]의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것을 말한다(디자인보호법 제2조 제1호).
⁷ 대법원 2001. 4. 27. 선고 98후2900 판결【등록무효(의)】 [집49(1)특,662;공2001.6.15.(132),1287]. 한편, 이 사건의 특허법원은 거래현실 등에 비추어 이 사건 등록의장의 대상물품은 호환성을 갖추고 독립하여 거래의 대상이 되는 구 의장법 제2조 제1호에서 규정하고 있는 ‘물품’에 해당하지 아니하여 이 사건 등록의장은 무효라는 이유로 특허심판원 심결(97당393)을 취소하는 판결을 하였다.  그러나, 대법원은 호환성의 범위에 있어서 부품의 경우 호환성을 물품의 성립요건으로 보지 아니하고 현실의 거래가능성이 있으면 족하다는 유연한 입장을 취하였다.  결국 대법원은 등록디자인이 표현된 물품의 범위를 보다 넓게 해석함으로써, 다른 물품과 현실적으로 호환될 것을 요한다는 취지의 특허법원의 판결을 파기한 것이다(조영호, “의장의 대상이 되는 물품은 반드시 실제 거래사회에서 현실적으로 거래되고 다른 물품과 호환될 것을 요하는지 여부”, 『정보법판례백선(Ⅰ)』. 박영사, 2006, 173~181면 참조).
⁸ 특허법원 2007. 6. 1. 선고 2007허67 판결[등록무효](심리불속행 확정); 대법원 2004. 6. 10. 선고 2002후2570 판결.
⁹ 차상육, 전게논문(주5), 324면.
¹⁰ 송영식 외 6인, 『송영식 지적소유권법(상)』, 육법사, 2008, 436면.

(1) 최근 서울서부지방법원 제1민사부(항소심)는 피고가 원고의 상품인 수중용 손전등의 형태를 모방하여 피고 상품을 제작한 다음 이를 수출하거나 인터넷 쇼핑몰을 통하여 제3자에게 양도한 사안에서, 원심과 달리 피고의 상품형태모방행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목의 부정경쟁행위에 해당한다고 판시하고 손해배상의무가 있다고 판단하였다.¹¹

(2) 한편, 독일 함부르크지방법원에서는 ‘3층식 에어베드(air bed) 제1사건’[Luftbett Ⅰ]¹²에서 미등록디자인권에 기한 침해금지를 인정한 사례가 있다.¹³



이 사건은 독일 함부르크지방법원 2003년 11월 26일자 결정에 관한 것이다. 신청인은 3층식 에어베드에 관한 미등록공동체디자인권의 디자인권자로부터 비독점적실시권의 허락을 받은 실시권자이고, 이 사건 디자인을 사용한 피허락제품 ‘Restform’{이 제품의 디자인(Klagemuster)을 이하 ‘이 사건 디자인’이라 한다}을 2003년 2월부터 독일에서 판매하였고, 2003년 2월 19일 이후, 독일의 텔레비전 방송에서 광고 하였다. 한편, 피신청인은 제품 ‘Dream Maxx’{이 제품의 디자인(Verletzungsmuster)을 이하 ‘침해디자인’이라 한다}를 2003년 여름부터 독일에서 판매하였고, 신청인은 이 실시권에 기하여 규정(CDR)32조3항에 의하여 정해진 디자인권자의 동의를 얻은 뒤, 피신청인의 제품의 배포의 금지를 구하며, 함부르크지방법원에 가처분신청을 하여, 인용되었다(2003년 11월 5일). 이에, 피신청인이 같은 법원에 가처분이의신청을 하였지만, 기각되어 결국 가처분명령이 확인된 사안이다.
 

독일 함부르크지방법원은, 침해디자인은 본건디자인을 특징지우는 조형요소를 차용하고 있고, 이 사건 디자인과 전체적 인상이 다르지 않으므로, 미등록공동체디자인권의 침해를 구성한다고 판시한 뒤, 피신청인이 제출한 공지례에 의하면 미등록공동체디자인권의 유효성은 부정할 수 없다고 설시하면서, 디자인권 침해를 긍정하였다. 동 법원은 보호요건을 검토하면서, 이 사건 디자인의 특징은 같은 높이로 겹쳐 쌓아, 아래쪽 부분의 주위가 같아지도록 외측에 돌출되어 있는 3매의 에어매트리스라는 인상을 주는 3층 구조 및 그 비율에 있고, 공지자료(1) 내지 (4)에는 이러한 특징은 존재하지 않으므로, 이 사건 디자인은 신규성 및 독특성이 존재한다고 판시하였다.

¹¹ 서울서부지방법원 2013. 10. 31. 선고 2012나4361 판결.
¹² Landgericht Hamburg 308 O 564/03 Urteil 26.11.2003-Luftbett Ⅰ.
¹³ 차상육, 전게논문(주2), 29~30면.




유럽연합의 공동체디자인법(EU Community design law)은 모방금지권의 효력을 갖는 미등록공동체디자인권(UCD)과 독점배타권의 효력을 갖는 등록공동체디자인권(RCD)을 단일한 법체계인 유럽공동체디자인규정(CDR)에서 일원적으로 규율하고 있으며, 양자는 등록여부에 차이를 둘 뿐이고 그 보호요건으로서 신규성과 독특성을 모두 요구하는 점에서 특색이 있다. 이와 대조적으로 우리나라의 디자인보호제도는 등록디자인은 디자인보호법으로, 미등록디자인은 부정경쟁방지법상 타인의 상품형태 모방판매행위를 부정경쟁행위의 한 유형으로서 추가함으로서 이원적으로 규율하고 있다. 이런 점에 비추어보면 유럽연합과 우리나라의 미등록디자인 및 등록디자인에 대한 보호제도는 큰 틀에서 구별된다.¹⁴

종래 미등록디자인의 보호와 관련하여, 2004. 1. 20. 법률 제7095호로 개정된 부정경쟁방지법에서 상품형태모방금지조항(2조1호자목)이 신설되기 이전에는 부정경쟁방지법상 혼동초래행위{상품주체혼동행위(법 제2조 1호 ‘가’목) 및 영업주체혼동행위(법 제2조 제1호 ‘나’목)}라는 부정경쟁행위의 유형으로 그 보호가능성을 탐색하였다. 그러나 소송실무상 혼동초래행위에 요구하는 ‘주지성’ 요건을 충족하기 어려워 미등록디자인의 보호방법으로서는 충분하지 않았다. 한편 미등록디자인은 저작권법상 응용미술저작물로서 보호받을 수 있으나 그 보호요건인 저작물로서의 창작성요건을 구비하여야 한다는 점에서 그 보호요건이 다소간 엄격하여 보호에 난관이 없지 않다. 

요컨대, 이러한 여러 가지 상황에 비추어 보면 현행 부정경쟁방지법상 상품형태모방금지 조항은 미등록디자인의 보호제도로써 향후 우리 디자인업계에서 적극적으로 활용될 수 있다고 본다. 다만, 그 한계로서 보호기간이 3년간이라는 단기간만 보호된다는 점과 재판과정의 지연으로 인하여 소송실무상 금지청구권 행사는 쉽게 그 제척기간이 도과되어 버릴 수 있다는 점에서 권리구제의 실효성에 흠결이 있다는 점도 간과할 수 없다. 이런 점에 비추어 보면 비록 신규성과 창작비용이성이라는 등록요건의 구비를 요구하고 있지만, 현행 디자인보호법이 보다 안정적으로 디자인보호제도로서 역할과 기능을 수행하고 있다고 사료된다. 그 보호기간이 상품형태모방금지조항보다는 다소간 장기라는 점에서도 그 의미가 없지 않다. 또한 패션디자인과 같은 유행성과 라이프싸이클이 짧은 디자인의 경우에는 디자인보호법상 무심사등록제도를 활용하면 더욱 바람직할 것이다.

¹⁴ 차상육, 전게논문(주2), 31면.




 
 

글 / 차상육 변호사(경북대학교 법학전문대학원 교수)
편집 / 디자인맵 편집부