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IP 칼럼

국내외 디자인 지식재산권에 대한 알찬 정보와 주요이슈를 소개합니다.

한국 디자인보호법 ‘신규성 상실의 예외’에 대한 개정, 약인가 독인가
날짜 : 2017.09.21 주소복사프린트 트위터로 보내기페이스북으로 보내기미투데이로 보내기요즘으로 보내기
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소제목01

박모씨는 구이팬 디자인을 2009년 2월 3일 공지했다고 주장하면서, 2009년 8월 2일 출원하였다. 해피콜이 동일한 디자인의 구이팬을 출시하자, 해피콜과 박모씨는 디자인권을 두고 무효심판(2009당3014)으로 다투게 된다. 박모씨가 최초로 2009년 2월 3일 디자인을 공지했다고 주장하였지만, 그보다 앞선 2008년 12월 17일 블로그에 게재되었음이 확인되었다.

그래프01
디자인 보호법은 인터넷 게재, 판매 등 공지한 날로부터 6개월 내에 디자인등록출원을 하는 경우, 공지행위로 인하여 신규성을 상실하지 않은 것으로 보는 “신규성 상실의 예외” 규정을 두고 있다. 하지만 박모씨가 블로그에 게재한 날이 디자인 출원일보다 6개월 이전이기 때문에, 등록디자인이 무효가 되었다.

소제목02

한국은 2017년 3월 개정 디자인보호법을 공포하였으며, 2017년 9월 시행하게 된다. 주요 내용은 신규성 상실의 예외에 대한 유예기간(grace period)을 6개월에서 12개월로 확대하는 것이다. 신규성 상실의 예외 규정은 창작자나 디자인권자의 충격을 완화하면서도 다른 사람의 예측가능성을 보호해줄 수 있는 절충안이다. 즉 공지행위를 한 창작자나 회사가 유예기간 내에 디자인을 출원하면 보호받을 수 있고, 다른 사람도 유예기간 때문에 예측 가능성을 확보하게 된다. 이번 개정법에서 유예기간을 확대하는 것은 디자인권자를 더욱 강하게 보호하겠다는 것을 의미한다. 앞에서 설명한 해피콜 사례에서 유예기간이 6개월이 아닌 12개월이었다면, 박모씨의 디자인권은 무효로 되지 않았을 것이다.

이렇듯 각 국가마다 유예기간은 차이를 보인다. 이는 디자인권자를 얼마나 강하게 보호할 것인지를 두고 서로 다른 입장을 가지고 있다고 볼 수 있다. 한국 개정 디자인보호법이 시행되면 유예기간이 1 2개월로 확대되는데, 이는 디자인권자에게 분명히 ‘약’이 되겠지만 여러 가지 사항을 유의하지 않는다면 오히려 ‘독’이 될 수도 있다. 유예기간에서 명확히 차이 나는 일본 의장법과 대비해보자. 일본 의장법에서 신규성 상실의 예외를 주장하기 위한 유예기간은 6 개월이다. 만일 한국의 창작자나 기업이 디자인을 공지한 후 1년 내에 디자인 출원을 해도 된다고 안일하게 생각한다면, 일본에 디자인출원을 할 기회조차 상실할 수 있다. 일본 외의 다른 국가도 유예기간을 6 개월만 인정하는 경우가 있으므로, 실무적으로는 디자인을 공지한 날로부터 6개월 내에 모든 해외출원이 완료될 수 있도록 조치를 취하는 것이 바람직하다.

그래프02
주요국마다 유예기간을 산정하는 기준이 다르다. 한국, 일본의 경우에는 공지일로부터 유예기간을 산정하지만, 미국, 유럽, 중국의 경우에는 우선일이 유예기간 내에 있는지를 따진다. 예를 들어 유럽에서 디자인이 공지된 후 한국에 디자인 출원을 하는 경우, 유럽에서 디자인이 공지된 후 1년 내에 출원되었다면 출원일을 기준으로 한 우선권 주장 기간 내에 한국 디자인출원을 진행해서는 안 되며, 유럽에서 디자인이 공지된 날로부터 1년 내에 한국 디자인 출원이 완료되어야 한다.

한편 2013년 한국 디자인보호법은 다른 측면에서 디자인권자를 보호하기 위하여 개정되었다. 즉 디자인등록출원시에 신규성 상실의 예외를 주장해야만 했던 구법을 출원시뿐만 아니라 거절이유통지시, 등록 후 이의신청시, 무효심판 청구시 등 주장할 수 있는 시기를 확대하였다. 2017년 개정법에서는 거절이유통지시가 아니라 등록여부결정시까지 주장할 수 있도록 출원인의 편의를 증대하였다. 이와 관련된 사례로 이른바 ‘화장품 퍼프’ 사건(2004당188)이 있다. 2002년 3 월 18일 디자인등록출원이 되었고, 2003년 2월 25일 등록되었으나, 디자인등록 무효심판이 청구되어 무효되었다. 2002년 3월 1일 ‘HANBUL’ 이라는 잡지에 화장품 퍼프에 대한 디자인이 게재되었는데, 이는 비록 디자인등록출원일로부터 6개월 내의 공지 행위에 속하지만, 디자인등록출원시 신규성 상실의 예외를 주장하지 않았기 때문에 무효로 되었다.

퍼프
한국에서 디자인보호법개정을 통하여 디자인등록출원시에 반드시 신규성 상실의 예외를 주장하지 않아도 되지만, 일본, 중국 등의 디자인 출원과 관련하여 여러 문제점이 생길 수 있다. 일본, 중국의 경우 디자인등록출원시에 신규성 상실의 예외를 반드시 주장하도록 하고있다 . 또한 실무적으로 한국 디자인등록출원시에 디자인의 공지 여부를 확인해야 한다는 점과 한국 디자인등록출원시에 신규성 상실의 예외를 주장하는 것이 어떤 불이익도 되지 않는다는 점에서 한국 디자인등록출원시 신규성 상실의 예외를 주장하고 증명서류를 제출하는 것이 현실적으로 바람직하다. 이렇게 한국 디자인등록출원시에 공지 여부를 확인하고 증명서류를 준비하여 제출한 후, 일본, 중국 디자인등록출원시에 빠짐없이 신규성 상실의 예외를 주장하고 증명해야 할 것이다.

소제목03

한국의 경우 디자인출원 전 신규성 상실의 예외를 주장할 수 있는 사유에 제한이 없다. 미국, 유럽, 일본도 우리나라와 같다. 하지만 중국의 경우 신규성 상실의 예외가 제한적이다. 중국 전리법은 중국정부가 주관하거나 승인한 국제박람회에서 전시한 경우, 규정된 학술회의 또는 기술회의에서 발표한 경우에 한하여 신규성 상실의 예외를 주장할 수 있다. 디자인 공지의 경우 국제박람회에 전시한 경우가 문제되는데, 중국 정부가 승인한 국제박람회는 국제박람회공약규정의 국제박람회사무국에서 등록하거나 승인한 국제박람회를 가리킨다. 현실적으로 세계박람회(EXPO)를 제외하고는 그 인정 범위가 매우 제한적인 것으로 알려져 있다. 따라서 디자인 출원 전에 인터넷에 게재하거나 판매하는 행위는 중국 디자인권을 포기하는 것이나 다름없기 때문에 바람직하지 않다. 즉 신규성 상실 예외의 규정은 ‘예외’적으로 인정되는 제도일 뿐이며 디자인등록출원 전에 공지해서는 안 되는 더 많은 이유가 존재한다. 우리는 ‘예외’로 인정된 제도를 ‘원칙’으로 생각하지 말자.

공지의 예시

소제목04

한국 디자인보호법 중 ‘신규성 상실의 예외’ 규정은 디자인권자를 강하게 보호하는 방향으로 개정되었다. 이러한 개정법은 디자인권자에게 ‘약’이 될 것은 분명하다. 하지만 해외출원을 감안한다면 ‘독’이 될 수 있으므로 많은 유의가 필요하다. 디자인이 출원 전 공지된 경우 해외출원을 진행하기 위하여 디자인권자를 낮은 수준으로 보호하는 국가 규정에 초점을 맞추어야 한다.

인정조건

결국 디자인등록 출원 전에 디자인이 공지된 경우에 한국 디자인보호법의 규정에도 불구하고 공지일로부터 6개월 이내에 모든 해외출원이 완료될 수 있도록 하는 한편, 한국 디자인 출원시에 그 취지를 주장하고 증명서류를 제출하는 노력을 해야 한다.

디자인을 출원 전 공지한 경우, 중국 디자인권 확보를 포기한 것이나 다름없다. 따라서 가장 바람직한 디자인 보호는 디자인 출원 전에 공지하지 않는 것이다. 디자인등록출원의 경우 많은 시간이 소요되지 않으므로 출원인이 조금만 주의를 기울인다면 공지전 디자인등록출원이 가능할 것이다.



글: 김태수 변리사(특허법인 고려)
편집: 디자인맵 편집부



* 본 콘텐츠는 외부필자에 의해 작성된 것으로, 특허청 및 디자인맵의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다.
출처 : http://www.kota.org/sub/sub03_02.php?boardid=file&mode=view&idx=101&sk=&sw=&offset=&category=
태그 : 코타저널, 신규성상실, 디자인보호법개정, 공지디자인 트위터로 보내기페이스북으로 보내기미투데이로 보내기요즘으로 보내기
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